关于《专利审查指南》中“创造性”相关规定的修改

文 /徐苏明 付倩

从国知局于2019年4月4日发出“关于就《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》公开征求意见的通知”,到2019年9月23日发出“关于《专利审查指南》修改的公告(第328号)”,修改后的《专利审查指南》确定将自2019年11月1日起施行。从现行版本到修改草案,再到修改定稿,最终的变化内容以及中间的变化过程都是值得研究的。今天,笔者将对其中关于第二部分第四章,也就是关于创造性的修改进行简要的分析。

现行的《专利审查指南》颁布自2010年,近几年虽然也进行过几次修改,但每次基本都是针对部分特定章节内容进行的调整,而本次2019年的修改范围则是到目前为止规模最大的一次。

本次修改过程共有三处内容涉及创造性。

第一,修改草案和修改定稿中都将第二部分第四章3.2.1.1判断方法部分中的:

“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。”

修改为了:

“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

笔者认为,此处修改其实是进一步明确了如何确定“发明实际解决的技术问题”。在修改之前,由于相关表述为“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”,由于此处没有明确说明“该区别特征”在何处“所能达到的技术效果”,所以从字面可以理解为“该区别特征在最接近的现有技术中所能达到的技术效果”,也可以理解为“该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果”。

如果按照前者理解,此时很容易会被认定为“该区别特征在最接近的现有技术中所能达到的技术效果”是容易想到的。“所能达到的技术效果是容易想到的”类似说辞在审查意见中偶有出现,但如果此种说辞是基于按照前者理解得出,无疑是不准确的,因为“该区别特征”在不同的应用场景中所起的作用,或者说所能达到的技术效果可以是不同的,如果“该区别特征”在要求保护的发明中所起的作用与其在现有技术中常规的作用并不相同,其在要求保护的发明中往往就能达到相对于现有技术预料不到的技术效果,而这将使要求保护的发明具有一定的创造性,所以应当按照后者理解。

需要注意的是,在确定创造性所涉及的实际所解决的技术问题时,现有实际操作中,通常也是按照上述后者理解所执行的,但是部分人员可能存在理解偏差的情况,所以此次修改将其进一步明确,从字面角度排除了按照上述前者理解的情行。

第二,修改草案和修改定稿中都将第二部分第四章3.2.1.1判断方法部分中的:

“重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”

修改为了:

“重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

笔者认为,如果将审查员发出审查意见与代理师答复审查意见视为一场棋局博弈,此处修改相当于送给代理师一把“取胜之匙”。

在审查意见中,经常会遇到审查员将所有区别技术特征认定为多个单一区别技术特征的情况,然后针对各单一区别技术特征分别认定一个技术问题,再采用各个击破的方式将其中大部分甚至全部认定为公知常识或惯用技术手段。

但实际上,部分被审查员认定的单一区别技术特征其实是有内在的相互作用关系的,笔者认为,此种内在的相互作用关系可以视为一种间接公开的技术特征,例如方法类技术方案中由各未编号的步骤的内在逻辑关系确定的步骤顺序,如果其在本发明中所能达到的技术效果相对于现有技术是预料不到的,无疑可以从一定程度上证明本发明的创造性,所以笔者很支持此处修改。

在此之前,笔者在处理类似上述审查意见时,在论述了各区别技术特征的相互关系及其所共同达到的技术效果后,往往会较为“无奈”地附上一段类似这样的表述:“如果缺乏对区别技术特征相互作用关系的考量,是否可以将一个较长的区别技术特征一直拆分,直至成为多个本领域公知的技术术语,甚至词汇?如果这样,那么任何有创造性的技术方案都可以被拆分为没有创造性的最基础的技术术语,而这无疑是不妥的。”

不过,即使进行了上述修改,笔者认为,一个高质量的专利也不仅是靠答复审查意见获得的,而是需要从撰写时就加入为答复审查意见做准备的考量因素。例如,如果部分技术特征之间存在相互作用关系,对在后技术特征进行限定时,可以引用在先技术特征以功能限定等方式予以限定,而不是将多个本应有联系的技术特征撰写为形式上相互孤立的技术特征。

另外,即使在权利要求中没有体现出技术特征的关联性,在说明书中也应尽量对每个技术特征,至少是必要技术特征进行合理且充分的推导与扩展。这样才有可能在日后答复审查意见时,利用上述修改之便,最终成为博弈的胜者。

第三,修改草案中,对第二部分第四章6.4对要求保护的发明进行审查部分:

“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的,因此,对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征,例如,使发明产生预料不到的技术效果的技术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评价发明的创造性时也不予考虑。此外,创造性的判断,应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。”

原本增加了如下内容:

“但是,权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征,对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机快门的改进,其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制,即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中,这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关,因此,它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。

但是,修改定稿中却将此部分删除

笔者认为,基于上文对如何重新确定技术问题的讨论可知,此技术问题往往就是可能基于全部区别技术特征而确定的,如果再说其中部分区别技术特征对解决技术问题没有作出贡献,则有前后矛盾之嫌。在实际操作中,可能也会出现审查员较为主观地将部分,甚至全部技术特征轻易认定为未作出贡献的技术特征,这可能会影响对创造性评判的正确执行,所以最终将其删除。

不过,即使未将上述内容写入修改后的《专利审查指南》,也不代表权利要求书中各不相关技术特征的叠加就能带来创造性。如果多条区别技术特征之间确实不存在相互支持与相互作用关系,审查员完全可以比较有说服力地将其认定为多个单一区别技术特征,然后针对各单一区别技术特征分别认定一个技术问题,再采用各个击破的方式将其中大部分甚至全部认定为公知常识或惯用技术手段。

所以,关键还是在于原始申请文件中是否记载了或者可以推导得出各区别技术特征的共同贡献性作用。笔者认为,此处修改最终被删除,只是对审查员提出了更高的要求,约束其尽量避免作出武断而不准确的决定。

综上所述,对于审查员和代理师天天打交道的“创造性”博弈问题,本次修改在整体上对审查员提出了更高的审查质量要求,但博弈对手要求的提高,不意味着代理师可以更轻松“取胜”,相反,这意味着代理师也要提高自身素质,从撰写和答复等多方面去提升专利申请质量,双方才能共同贡献一场精彩的棋局。

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