科创板IPO知识产权诉讼专题（第5期）——IPO进程中专利权属纠纷的规避与应对
科创板定位于服务科技创新企业，作为评价科创属性的硬指标，知识产权是体现企业科技创新能力的重要组成部分，也是IPO上市前最为关键的审查环节之一。而知识产权作为一种具有排他性的无形财产权，其权利归属是否清晰无争议也成为了审核机构关注的重点问题，由此带来的专利权属纠纷也成为了阻碍企业上市的核心因素之一。
细分产业中往往存在技术人员在具有竞争关系的企业间流动的情形，或者合作研发过程中未妥善处理知识产权分配，容易带来关于专利权属的争议。根据纠纷发生的情形，科创板IPO进程中涉及的专利权属纠纷往往分为职务发明引起的纠纷、合作/委托研发引起的纠纷、以不正当手段获得专利技术三类，本期根据这三类情形，结合实际案例，逐一分析应对方法。
一、科创板IPO进程中涉专利权属诉讼案例
1.职务发明
——苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”）在科创板IPO进程中，审核机构在历次问询中都对其职务发明相关的专利纠纷表示了关切。
在第一次问询文件中，由于敏芯股份的主要创始人与核心技术人员曾在同一时间段就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司，因此审核机构要求公司说明：相关发明与技术是否来源于该公司或属于职务发明。敏芯股份在回复中表示：芯锐微电子已经注销，其实际控制人也已对其存续期间形成的技术成果的分配进行了明确的约定，因此不存在纠纷或潜在纠纷，打消了审核机构的顾虑。
在第二次问询文件中，由于在敏芯股份IPO期间，北京歌尔泰克科技有限公司对其提起诉讼，主张敏芯股份的ZL200710038554.0发明专利为梅嘉欣（敏芯股份股东、核心技术人员）的职务发明，主张该专利的专利权归属于歌尔泰克。因此审核机构要求公司说明：该专利是否构成专利侵权，并充分说明依据。敏芯股份在回复中表示：该案尚未开庭审理，但涉诉专利被认定为职务发明的可能性较低，原因在于：1、涉案专利申请时梅嘉欣已从歌尔泰克离职；2、梅嘉欣加入团队后主要负责专利文件的撰写及具体申请事务，技术贡献有限；3、歌尔泰克成立时间极短且缺少MEMS行业的技术积累。
但本次问询答复结果并未完全消除审核机构的疑虑，在意见落实函中，审核机构又要求敏芯股份补充案件最新进展，并说明对公司的可能影响。敏芯股份又对之前的回复进行了完善，表示即使败诉，也只有一项尚未授权的专利申请对应技术应用于发行人产品，对发行人的生产经营影响很小，最终通过了审核机构的考验。
——南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”）在科创板IPO进程中，审核机构两度在问询文件中对其职务发明相关的专利纠纷表示了关切。
在第一次问询文件中，审核机构指出，麦澜德拥有的“一种阴道电极”等多项重要专利被法院判定为杨瑞嘉（公司实际控制人）等人在伟思医疗任职期间的职务发明，专利权应归属于伟思医疗，要求麦澜德说明公司的核心技术、专利和产品是否来源于伟思医疗或其他第三方。麦澜德在回复中梳理了公司核心技术、专利和主要产品的历史形成脉络，并表示虽然与伟思医疗的职务发明专利权属诉讼案件均以伟思医疗胜诉或者撤诉而告终，但公司目前所拥有的核心技术、专利及主要产品均不涉及已判决归属于伟思医疗的专利。
但麦澜德的第一次回复并未使审核机构满意，在第二次问询文件中，审核机构再次要求公司补充说明在纠纷败诉后的补救方式，公司产品是否落入伟思医疗相关专利保护范围，以及杨瑞嘉在从伟思医疗离职后是否存在违反竞业限制协议等情况。麦澜德表示：1、麦澜德在纠纷败诉后采取的补救方式包括申请同类专利、无效伟思医疗的专利等；2、公司聘请了专利律师就产品是否侵犯伟思医疗专利进行了进一步分析论证，提交法律意见书，说明产品均未落入伟思医疗相关专利保护范围，构成侵权的可能性低；3、杨瑞嘉与伟思医疗签署的竞业限制协议并未限制杨瑞嘉对外投资成立公司，也未限制杨瑞嘉在离职后于麦澜德任职，杨瑞嘉亦未违反其离职时与伟思瑞翼所约定的保密义务。
2.合作/委托研发
——深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”）在科创板IPO进程中，两度被审核机构提及有关技术合作开发纠纷的事项。
在第一次问询文件中，由于鑫恒富科技起诉英集芯及其创始人违反二者签署的《合作开发协议书》，侵害了鑫恒富科技的技术秘密，审核机构要求英集芯结合《合作开发协议书》的签署时间、背景、主要内容、实际研发成果、归属约定及交付情况等，论证公司是否存在侵犯商业秘密的行为。英集芯在回复中罗列了《合作开发协议书》中针对研发成果归属的规定条款，说明其创始人与鑫恒富科技成立的合资公司的研发成果由合资公司股东共同享有，并且公司之后也并未使用相关研发成果，因此不存在侵权情况。
之后英集芯与鑫恒富科技签署《和解协议》，向鑫恒富科技及其母公司富满电子支付知识产权使用费2500万人民币。在第二次问询文件中，审核机构又要求英集芯补充披露了相关协议的具体情况、案件的最新进展等。
3.以不正当手段获得专利技术
——益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”）曾两次冲击科创板上市。在第一次IPO进程中，益方生物在招股书中披露了两件知识产权纠纷案件，一是公司被上海倍而达诉称以非法手段不正当地获取其技术，擅自就相关技术向国家知识产权局提交了名为“嘧啶或吡啶类化合物、其制备方法和医药用途”的发明专利申请（申请号201910491253.6）。要求确认涉案专利申请及后续获得授权后的发明专利归其所有；二是美国倍而达诉公司及江岳恒盗用其关于 EGFR 抑制剂的商业秘密BPI-7711化合物，要求停止继续获得、拥有、使用该等商业秘密，并对美国倍而达作出赔偿。审核机构在两轮问询文件中反复问及其该专利纠纷和商业秘密纠纷，并被上市委现场问询。
在第一次问询文件中，审核机构要求益方生物说明知识产权纠纷案件可能对公司经营带来的不利影响。益方生物表示：上海倍而达及美国倍而达案件所涉及的争议专利申请是基于益方生物自主研发的技术方案，相对于上海倍而达和美国倍而达涉及相同技术方案的专利申请，涉案专利申请具有更早的优先权，因此倍而达的专利申请在中美两地的专利局均未获得授权。此外公司临床产品并不落入涉案专利申请的权利要求保护范围，即使法院支持上海倍而达的诉讼请求，也不应影响益方生物的上述临床产品的上市和销售。
但在第二次问询文件中，审核机构对益方生物认为相关纠纷不会对公司产生重大不利影响的依据并未完全采信。对此，益方生物补充出具了在研产品的FTO报告，并比较了公司已授权产品专利的技术方案与上海倍而达案中涉及的专利技术方案中采用的化合物结构的不同，以此说明公司产品不落入上海倍而达相关专利的权利要求保护范围。然而在上市委现场问询时，上市委仍要求益方生物进一步说明相关专利和商业秘密纠纷对发行人的影响和发行人的应对措施，最终成为了被暂缓审议的主要原因之一。
之后在益方生物第二次冲击科创板IPO时，针对同样的问题，益方生物再次表示：涉案专利CN201910491253.6仅涉及基于EGFR靶点设计出一系列候选化合物后申请的一个防御性专利，并不涉及公司对外授权产品BPI-D0316化合物。而ZL201510152615.0才是用于保护 BPI-D0316化合物的专利。但上海倍而达和美国倍而达没有对该专利提出任何主张，BPI-D0316 产品专利并不落入涉案专利申请权利要求的保护范围，因此相关专利和商业秘密纠纷对公司不会产生重大不利影响，最终成功闯关。
二、专利权属纠纷的规避要点与应对措施
1.企业规避专利权属纠纷的方式
国家标准GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》中，概括了规避专利权属纠纷的方法。
其中预防职务发明引起专利权属纠纷的措施包括：（1）在员工入职时，对新入职员工进行适当的知识产权背景调查，以避免侵犯他人知识产权，对于研究开发等与知识产权关系密切的岗位，应要求新入职员工签署知识产权声明文件；（2）在员工离职时，对离职的员工进行相应的知识产权事项提醒，涉及核心知识产权的员工离职时，应签署离职知识产权协议或执行竞业限制协议。
预防合作研发引起专利权属纠纷的措施包括：（1）在进行委托开发或合作开发时，应签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等；（2）承担涉及国家重大专项等政府支持项目时，应了解项目相关的知识产权管理规定，并按照要求进行管理。
2.企业IPO进程中遭遇专利权属诉讼，采用的应对措施
科创板IPO进程中的专利权属问题涉及企业与企业、企业与个人、企业与科研单位之间的诉讼，在企业的技术研发路径、专利申请、人员流动、企业合资、知识产权管理等各个环节都可能产生纠纷。相比专利侵权纠纷更为复杂，不能通过简单的侵权对比分析、无效对方专利等常规手段解决，很难通过一次问询回复就使得审核机构认为企业的解释全面、可信、合规。因此在上述案例中，企业基本都需要从多个角度，经过多次回复才终于使得审核机构采信其说法。
对于职务发明引起专利权属纠纷，企业可以采取的回复策略包括：（1）说明被诉相关人员在本企业中申请涉诉专利的时间，是离开原单位一年后作出的，超出法律规定的职务发明时间范围；（2）说明被诉相关人员在本企业中申请的专利与原单位涉及的技术领域有较大差异；（3）说明被诉相关人员在本企业的专利申请中并不扮演主要角色；（4）说明相关人员的技术成果系在前单位通过知识产权成果分配的规定或协议获取；（5）披露相关人员在原单位的竞业协议内容，说明相关人员并未违反竞业协议；（6）说明涉诉专利数量少、非核心专利、与主营产品不相关、占主营业务收入少，因此即使败诉也不会对企业经营产生重大影响。
对于合作研发引起专利权属纠纷，企业可以采取的回复策略包括：（1）罗列合作研发成果归属的规定条款，说明取得相关知识产权成果的合法性；（2）说明合作各方主要扮演的角色和对技术成果的贡献；（3）说明合作研发的专利技术成果用于公司产品的占比很小，不会对合作研发产生过多依赖。
对于不正当途径获得引起专利权属纠纷，企业可以采取的回复策略包括：（1）结合专利申请、技术开发文件等说明企业自身的技术研发、专利申请的时间早于对方企业，不涉及从对方通过不正当途径获得相关技术；（2）结合公司产品迭代发展路径，说明公司在较长时间内对相关技术研发的延续性，不存在中间从他人处获得技术的情形；（3）结合FTO报告、侵权对比报告等，说明企业核心产品未落入对方专利保护范围，即使败诉也不会对企业经营产生重大影响；（4）结合企业主营产品与专利的对应关系，说明涉诉专利并不是企业核心专利，也未应用于主要产品，即使败诉也不会对企业经营产生重大影响。
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